В эпоху Интернета доменное имя не просто выполняет функцию переадресации, но и выделяет конкретный сайт среди других. Поэтому домен сейчас – это важный актив бизнеса и маркетинговый инструмент, влияющий на то, как пользователи находят и запоминают компанию.
В этой статье Михолап Элина, юрист практики интеллектуальной собственности «Magic Legal», помогла разобраться в множестве сложных вопросов и мы поговорим о том, как юридически защитить право на доменное имя, не нарушить чужие права при регистрации вашего домена, а также разберем выводы судов из доменных споров.
Что такое домен и в чем его отличие от сайта?
Для начала разберемся, что такое доменное имя и в чем его отличие от сайта.
Сайт – это набор страниц в Интернете, доступ к которым обеспечивают доменные имена.
Доменное имя (домен) – это сам адрес, набор символов, по которому мы переходим на сайт. Он состоит из нескольких частей, которые разделены точками и образуют многоуровневую структуру.
Уровни доменов перечисляются справа налево:
В России вы можете обратиться к Регистратору, и он зарегистрирует домен 2-го уровня в доменах .RU и .РФ.
Важно понимать, что регистрация домена не означает создание сайта, а «владелец домена» не всегда «владелец сайта».
Поэтому владелец домена – это именно Администратор домена, на чье имя он зарегистрирован в Реестре (в базе данных доменов, Администраторов доменов и т.д.).
Что нужно сделать до регистрации домена?
Прежде чем регистрировать домен, важно проверить, не зарегистрировал ли кто-то (не подал ли заявку на регистрацию) товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с обозначением, которое вы будете использовать в домене.
Для проверки можно использовать как официальный реестр на сайте Роспатента, так и неофициальные сервисы в Интернете.
Если вы обнаружили товарные знаки или заявки на них, похожие на ваш будущий домен и используемые для похожих товаров и услуг, вам нужно либо заключить лицензионные договоры с владельцами этих товарных знаков, либо выбрать другой домен.
Поскольку за незаконное использование чужого товарного знака правообладатель может предъявить вам претензии о нарушении его исключительных прав.
Как защитить домен до суда?
Сам по себе домен не охраняется как объект интеллектуальной собственности. Но, если использовать в домене обозначение, которое вы зарегистрировали как товарный знак, можно запрещать другим лицам из вашей сферы деятельности использовать похожие обозначения в домене.
Поэтому, если ваш поиск сходных с доменом обозначений не дал результатов, лучшим вариантом будет успеть первыми подать на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, которое вы планируете использовать в доменном имени.
Это даст вам преимущество в том, что с даты, в которую вы подали заявку на регистрацию товарного знака (даты приоритета), никто другой не сможет зарегистрировать подобный знак. Разумеется, если Роспатент не откажет в регистрации.
Не забывайте, что после регистрации товарного знака его нужно обязательно использовать. Для этого вы можете размещать товарный знак не только в домене, но и на товарах, упаковках, вывесках, в документации и рекламе. Если этого не делать в течение 3-х лет, конкуренты смогут заявить о досрочном прекращении вашего товарного знака.
В определенных случаях получить свидетельство на товарный знак невозможно. Тогда вы можете оформить права на фирменное наименование или коммерческое обозначение. Однако это не гарантирует защиту ваших прав, так как закон не указывает на то, что фирменное наименование и коммерческое обозначение можно использовать в доменном имени.
Когда правообладатель товарного знака сможет запретить вам использовать в домене обозначение, сходное с его товарным знаком?
Если вы уже используете в вашем доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком, то есть большой шанс столкнуться с проблемами. Следует пояснить, что сходство до степени смешения – это такой уровень схожести обозначений, при котором они похожи друг на друга и тем самым могут ввести потребителей в заблуждение. Считается, что Администратор домена нарушает исключительное право на чужой товарный знак, когда:
- использует в домене сходное до степени смешения с чужим товарным знаком обозначение;
- реализует под этим доменом товары или услуги, в отношении которых зарегистрирован такой товарный знак, или однородные им.
Когда суд решает, нарушил ли Администратор домена чужое исключительное право на товарный знак, он не принимает во внимание, был ли домен зарегистрирован до товарного знака. Тем самым важен сам факт нарушения, а не время регистрации домена по сравнению с товарным знаком.
Отметим, что это касается только случаев, когда нет дополнительных аргументов в пользу наличия факта злоупотребления правом в действиях правообладателя товарного знака (например, когда правообладатель регистрирует товарный знак, который совпадает или очень похож на уже существующий домен с целью недобросовестного использования).
Пример: Дело № А56-93287/2020
Истец: Правообладатель товарного знака № 735250 VS Ответчик: Администратор домена
Дата приоритета: 27.11.2018 Домен зарегистрирован с 14.01.2017
Суд удовлетворил требования правообладателя товарного знака о защите исключительных прав.
Обоснование:
— сходство обозначений: товарный знак и обозначение, используемое в домене, сходны до степени смешения;
— однородность: на сайте https://kristallseptic.ru предлагались к продаже товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, что усиливает риск смешения в сознании потребителей;
— приоритет товарного знака: факт более ранней регистрации доменного имени по отношению к товарному знаку не имеет значения, так как доменные имена не относятся к охраняемым объектам интеллектуальных прав и не могут служить основанием для приоритета в случае конфликта с зарегистрированным товарным знаком.
Аргументы, которые могут помочь отстоять право на домен:
1. Домен не сходен до степени смешения с товарным знаком.
Прежде всего нужно выяснить, действительно ли товарный знак и обозначение, являющееся частью домена, сходны до степени смешения.
Как уже отмечалось ранее, «сходство до степени смешения» подразумевает схожесть до такой степени, что средний потребитель может их перепутать и решить, что товары или услуги реализует один и тот же производитель.
Сходство обозначений суд оценивает самостоятельно по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Но вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят обозначение на
среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вы также можете дополнительно представить суду заключение патентного поверенного. Такое заключение может подкрепить ваши доводы и помочь суду принять обоснованное решение.
Если обозначение, используемое в домене, и товарный знак производят разное общее зрительное впечатление, то правообладатель товарного знака не сможет лишить вас права на домен.
Например, у обозначений нет близких или совпадающих звуков, разное количество слогов и расположение букв по отношению друг к другу.
Пример: Дело №А65-9549/2020
Истец: Правообладатель товарного знака № 601381 VS Ответчик: Администратор домена
Суд отказал удовлетворить требования правообладателя товарного знака о взыскании с Администратора домена компенсации за незаконное использование обозначения.
Обоснование:
— различия в графическом оформлении: суд установил различное графическое оформление обозначений, что снижает вероятность смешения у потребителей;
— смысловые отличия: суд отметил, что у товарного знака отсутствует смысловое значение, а доменное имя не создает аналогичных ассоциаций.
Но так происходит не всегда, и существует практика, при которой суд признает сходство обозначений и в случаях, когда обозначение, используемое в доменном имени, представляет собой часть товарного знака и наоборот.
Например, в деле № А56-8524/2014 суд признал сходными товарный знак «SAMSUHG» и обозначение, используемое в домене samsungkies2.ru.
2. Домен добросовестно используется в отношении товаров и услуг, не однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
Если обозначение, используемое в домене, действительно похоже на чужой товарный знак, определите, в отношении каких товаров или услуг вы используете домен.
Так, товарный знак можно зарегистрировать только в отношении конкретных товаров или услуг из перечня международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
Чтобы определить, однородны ли товары или услуги, суд сравнивает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие обстоятельства.
Если товарный знак зарегистрирован, например, для услуг общественного питания и товаров «шоколад» и «кофе», а на сайте, на который ведет ваш домен, предлагаются к продаже чехлы для автомобилей, то, скорее всего, вам удастся отстоять свое право на доменное имя.
Но есть исключение в отношении общеизвестных товарных знаков. Общеизвестным называют
товарный знак, который в силу своего продолжительного или интенсивного использования стал узнаваемым на нашем рынке. Поэтому, если товарный знак общеизвестный, суд может решить запретить вам использовать домен по факту самой по себе его регистрации, не учитывая степень однородности товаров и услуг.
Пример: Дело № А41-7379/2019
Истец: Правообладатель товарного знака № 36, VS Ответчик: Администратор домена
№ 348962, № 348890
Суд запретил использование обозначения «KAMAZ» в доменном имени.
Обоснование:
Хотя Администратор домена утверждал, что занимается иной деятельностью по сравнению с
правообладателем товарного знака, суд отметил, что:
«Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным».
3. Ваша компания широко известна под спорным доменом.
Если вы используете в составе домена известное в пределах определенной территории коммерческое обозначение, это в некоторых случаях также может стать хорошим аргументом для суда.
Коммерческое обозначение – это обозначение, которое вы без регистрации применяете для индивидуализации компании. Оно должно позволять потребителю отличать ваши товары от аналогичных товаров других производителей.
Известность коммерческого обозначения можно подтвердить с помощью социального опроса или представить суду список упоминаний в СМИ.
Шансы на победу будут значительно выше, если право на такое коммерческое обозначение возникло ранее права другого лица на сходный товарный знак. В таком случае суд может учесть приоритетность вашего обозначения при принятии решения.
Пример: Дело № А67-9734/2022
Истец: Правообладатель товарного знака VS Ответчик: Администратор домена
№ 784942, № 803223
Суд отказал правообладателю товарного знака в удовлетворении его требований.
Обоснование:
— средства индивидуализации: к ним, помимо товарных знаков, относятся коммерческие обозначения. Исключительное право на коммерческое обозначение возникает, когда коммерческое обозначение обладает различительными признаками и приобрело известность на определенной территории;
— Администратор домена доказал, что «магистраль-авто» – это коммерческое обозначение. А преимущество имеет то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло раньше.
4. Приобретение права на домен не является актом недобросовестной конкуренции.
Ваш домен может быть аннулирован, даже если товары и услуги, связанные с товарным знаком и доменом, не совсем одинаковы, если будут доказаны следующие три обстоятельства:
- обозначение, используемое в домене, и товарный знак тождественны или сходны до степени смешения;
- у вас нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени (например, вы не владели одноименным товарным знаком; домен не связан с наименованием вашей компании);
- вы зарегистрировали и используете домен недобросовестно.
Недобросовестное использование домена может включать следующие ситуации:
- сквоттер, который зарегистрировал домен только для перепродажи правообладателю товарного знака или его конкуренту;
- явно хочет помешать владельцу товарного знака использовать домен;
- зарегистрировал много доменов, нарушающих чужие права на товарные знаки;
- намеренно привлекает на сайт пользователей, создавая впечатление, что Администратор домена и правообладатель товарного знака – одно лицо.
Поэтому, чтобы избежать претензий в недобросовестности, вам важно доказать, что:
- до получения извещения об иске вы использовали или готовились использовать домен, чтобы добросовестно предоставлять товары и услуги;
- вы используете домен законно и не пытаетесь ввести в заблуждение потребителей или навредить репутации владельца товарного знака.
Пример: Дело № А55-28990/2022
Истец: Правообладатель товарного знака VS Ответчик: Администратор домена
№ 556897, № 834115
Суд постановил запретить Администратору домена использовать в домене обозначение «dunaev» и обязал Администратора домена передать правообладателю товарного знака права администрирования домена.
Обоснование: действия Администратора домена признаны актом недобросовестной конкуренции, так как препятствуют размещению информации о товарах правообладателя товарного знака на сайте с указанным доменом.
Администратор домена, который является братом правообладателя, зарегистрировал домен, когда работал у брата в должности коммерческого директора с 2017 по 2021 год. Первоначально домен использовался для сайта, продававшего товары с обозначением «DUNAEV», но с 2021 года он не используется для этого, а домен выставлен на продажу за 2 575 000 рублей.
5. Правообладатель товарного знака злоупотребляет своими правами.
Суд не удовлетворит требование о прекращении использования домена, если правообладатель товарного знака злоупотребляет своими правами.
Это касается, например, случаев «обратного захвата домена», когда правообладатель товарного знака подает иск, чтобы закрыть домен, который уже стал популярным благодаря действиям Администратора домена.
Чтобы суд признал действия правообладателя товарного знака злоупотреблением правом, нужно доказать следующие факты:
- Администратор домена использовал обозначение до регистрации товарного знака;
- обозначение, используемое в домене, известно среди потребителей;
- правообладатель товарного знака знал о существовании сходного домена до подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- правообладатель товарного знака и Администратор домена — конкуренты;
- правообладатель товарного знака стремится навредить Администратору домена или вытеснить его с товарного рынка.
Пример: Дело А40-173740/2023
Истец: Правообладатель товарного знака VS Ответчик: Администратор домена
№ 788150
Суд отказал в удовлетворении требований правообладателя товарного знака.
Обоснование:
Домен, о котором идет речь, был широко известен и имел значительную посещаемость, около 1 млн. посетителей в месяц на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.
Ответчик использует своё собственное обозначение, которое стало известным до того, как истец получил права на товарный знак. Это обозначение не связано с товарным знаком истца.
Суд посчитал, что истец злоупотребляет своими правами, пытаясь закрыть домен, который уже был известен до регистрации товарного знака № 788150.
Выводы: как зарегистрировать доменное имя и не нарушить чужие права?
- Перед регистрацией домена проверьте, не существует ли уже зарегистрированного товарного знака, похожего на ваше обозначение.
- Если похожих товарных знаков нет, подайте заявку на регистрацию вашего обозначения в качестве товарного знака.
- Если правообладатель товарного знака подал в суд, чтобы закрыть ваш домен, вы можете использовать следующие аргументы:
1) Домен не сходен до степени смешения с товарным знаком.
2) Домен добросовестно используется в отношении товаров и услуг, не однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
3) Ваша компания широко известна под спорным доменом.
4) Приобретение права на домен не является актом недобросовестной конкуренции.
5) Правообладатель товарного знака злоупотребляет своими правами.
